Злоупотребление правом при регистрации товарного знака

16 сен 2024

До недавнего времени зарегистрированный товарный знак давал его владельцу стопроцентную гарантию защищённости. Однако судебная практика последних лет свидетельствует об обратном. В случае, если при регистрации товарного знака заявитель действовал недобросовестно, право на товарный знак может быть аннулировано в судебном порядке.

Аннуляция зарегистрированного товарного знака возможна по двум основаниям:

• недобросовестная конкуренция,
• злоупотребление правом.

Рассмотрением подобных исков занимается Суд по интеллектуальным правам. За последние 10 лет наблюдается устойчивый рост исков по подобным делам: если в 2014 году было подано 3 подобных иска, то к 2020 году их число возросло до 17. 

До 2019 года можно было обратиться в суд с самостоятельными исками как о недобросовестной конкуренции, так и о злоупотреблении правом. Однако в 2019 году Верховный суд Российской Федерации вынес Постановление, в котором было сказано, что аннулировать регистрацию товарного знака на основании злоупотребления правом можно лишь в рамках заявленного иска о взыскании убытков за его незаконное использование, в случае наличия таких признаков. Заявить самостоятельный иск об аннулировании регистрации только на этих основаниях стало нельзя.

Срок исковой давности в рамках данного иска отчитывается не с момента регистрации товарного знака, а с момента совершения действий, которые можно квалифицировать как недобросовестную конкуренцию либо злоупотребление правом. Это означает, что по этим основаниям можно оспорить право на товарный знак, зарегистрированное более трёх лет назад.

Стоит обратить внимание, что при вынесении решения об аннулировании товарного знака по двум вышеуказанным основаниям Суд по интеллектуальным правам руководствуется не формальными положениями, прописанными в законодательных актах, а собственными критериями, выработанными за годы рассмотрения им аналогичных дел. 

Критерии недобросовестной конкуренции 

• Между сторонами существуют конкурентные отношения.

Например, речь идёт о двух компаниях, работающих в сфере недвижимости. Но если же одно юридическое лицо занимается недвижимостью, а другое сельским хозяйством, говорить о конкурентных отношениях нельзя.  

• Ранее Истец использовал спорный товарный знак.
• Собственнику товарного знака было известно, что товарный знак уже использовался Истцом.
• Товарный знак был зарегистрирован не с целью прямого использования, а с целью нанесения ущерба своему конкуренту, который уже использовал знак ранее, но не имел на него узаконенного права.
• Собственник товарного знака предъявил своему конкуренту требование о прекращении использования товарного знака.

Таким образом, жертвами недобросовестной конкуренции становятся компании, которые на протяжении длительного времени используют товарные знаки без официальной регистрации, чем и пользуются их недобросовестные конкуренты. Ключевым в оспаривании регистрации по данному основанию является доказательство факта, что Истец начал использовать товарный знак раньше Ответчика, а последний воспользовался его халатностью.

Критерии злоупотребления правом

• Собственник товарного знака регистрирует право, но фактически им не пользуется.
• Применение мер защиты против другого лица.
• Нарушитель формально действует в рамках закона, не нарушая никаких правовых норм.
• Между Истцом и Ответчиком нет конкурентных отношений.
• Иные критерии (знание об использовании товарного знака другим лицом и т.д.) 

В целом критерии оспаривания регистрации товарного знака на основании злоупотребления правом более размытые и менее формализованные, чем критерии недобросовестной конкуренции.

Как защитить себя от потери товарного знака на основании злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции

• Если вы начали использовать товарный знак, в том числе и фирменное обозначение, постарайтесь как можно быстрее зарегистрировать его в Роспатенте, что поможет защититься от его последующей «кражи» злоумышленниками.
• В случае отсутствия регистрации, фиксируйте факты использования товарного знака. В случае, если Ваш товарный знак будет зарегистрирован другим лицом, вы сможете предъявить иск о недобросовестной конкуренции, а факт более раннего использования станет вашим основным аргументом.
• Не обращайтесь с иском о защите товарного знака до тех пор, пока не начали его использовать.
• В случае предъявления к Вам исковых требований не полагайтесь на штатного юриста, а найдите экспертов, специализирующихся в интеллектуальном праве.

Юристы ЭНСО готовы помочь в решении проблем, связанных с злоупотреблением правом при регистрации товарного знака.

Для связи с нами оставьте заявку здесь.